Sprzedawać czy licencjonować? Projekty IT i prawo autorskie.

W przypadku negocjowania umów dotyczących projektów IT pojawia się oczywiście wiele kwestii wymagających szczegółowych ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jednym z problemów będących często na pierwszym planie jest to, czy wykonawca powinien przenieść na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, czy też udzielić mu „tylko” licencji. 

Co naturalne, wielu zamawiających dąży do nabycia autorskich praw majątkowych uznając tę opcję za bezpieczniejszą. Często takie podejście zderza się z interesem wykonawcy, który musi liczyć się z tym, że pozbycie się praw autorskich będzie miało dla niego daleko idące konsekwencje. Wykonawca musi bowiem pamiętać, że jeśli przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, to utraci możliwość korzystania z niego w przyszłości. I to zarówno na potrzeby własne jak i potrzeby innych klientów. Oznacza to, że nie będzie już mógł używać kodu źródłowego (nawet jego fragmentów) będącego częścią „sprzedanego” programu komputerowego. Jeśli postąpi inaczej, to naruszy prawa autorskie zamawiającego. 

Prawo autorskie nie chroni pomysłów, więc wykonawca może teoretycznie stworzyć nowy program, spełniający te same funkcje, co program „sprzedany”. Powinien on go jednak stworzyć od nowa i to w taki sposób, który nie naruszy praw autorskich zamawiającego. W praktyce będzie to zwykle kosztowało wykonawcę sporo pracy. Jest to więc okoliczność, którą powinien on uwzględniać kalkulując wysokość wynagrodzenia, które chciałby otrzymać. 

Oczywiście w przypadku, gdy oprogramowanie zostało stworzone specjalnie na potrzeby danego projektu, zamawiający może mieć uzasadnione oczekiwania, że prawa autorskie zostaną na niego przeniesione. Jeśli wykonawca nie ma zamiaru udostępniać oprogramowania stworzonego w ramach tego projektu innym klientom, to nie ma również specjalnych przeszkód by prawa zostały przez niego przeniesione. 

Jeżeli jednak mamy do czynienia z pewnym powtarzalnym produktem (np. systemem CRM), który wykonawca wdraża u wielu różnych klientów, to zdecydowanie lepszą opcją dla wykonawcy będzie udzielenie licencji niewyłącznej. Takie rozwiązanie nie pozbawi go bowiem prawa do udostępniania oprogramowania innym klientom. W związku z tym faktem wykonawcy są zwykle skłonni do pobrania od zamawiającego niższego wynagrodzenia w przypadku gdy udzielają licencji. 

Wbrew pozorom licencja może również dobrze chronić interesy zamawiającego i zapewniać, że będzie on mógł bezpiecznie korzystać z produktu. Aby to było możliwe trzeba jednak odpowiednio skonstruować umowę.  Przede wszystkim trzeba zadbać o postanowienia dotyczące czasu trwania licencji. 

Z założenia umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe ma charakter definitywny, natomiast licencja jest umowa czasową, która kiedyś może się skończyć i zamawiający utraci prawo do korzystania z oprogramowania. Niezależnie od tego na jak długi okres zostanie zawarta umowa licencyjna, po 5 latach obowiązywania umowy, wykonawca co do zasady mógłby ją wypowiedzieć. Taki okres „pewności” umowy jest często niewystarczający dla zamawiającego, szczególnie gdy ponosi on duże koszty związane z wdrożeniem oprogramowania w swoim przedsiębiorstwie (np. wynagrodzenie dla wykonawcy, szkolenia pracowników z obsługi systemu). Aby wyeliminować to ryzyko w praktyce wprowadza się do umów postanowienia, które ograniczają możliwość wypowiedzenia licencji przez wykonawców i które prowadzą do powstania tzw. „wieczystych” licencji.  

Możliwość funkcjonowania takich licencji, które nie są ograniczone w czasie i których wykonawca nie może wypowiedzieć budzi pewne kontrowersje z uwagi na możliwą sprzeczność z przepisami prawa cywilnego.

Pojawiają się jednak coraz liczniejsze głosy wskazujące na potrzebę dopuszczenia w obrocie tego rodzaju umów – szczególnie w branży IT. Strony powinny jednak pamiętać, że nawet zwolennicy możliwości zawierania takich umów (do których należę) wskazują, że licencja musi spełniać pewne określone warunki. Przede wszystkim musi mieć charakter niewyłączny, płatność nie powinna być rozłożona w czasie, a licencjodawca nie powinien mieć dodatkowych obowiązków wobec licencjobiorcy. 

Zawarcie takiej licencji powoduje, że mamy do czynienia z transakcją podobną do sprzedaży, ale z tą różnicą, że wykonawca będzie mógł zawrzeć wiele umów licencyjnych w stosunku do tego samego oprogramowania. 

Przed przystąpieniem do sporządzania umowy, przy ustalaniu warunków brzegowych, strony powinny więc ustalić jaka dyspozycja prawami autorskimi może wejść w grę. Jeśli wykonawca oferuje zamawiającemu produkt, który stworzył wcześniej i który oferuje również innym klientom, to zamawiający zapewne będzie musiał pogodzić się z tym, że uzyska „tylko” licencję. Jeżeli jednak wykonawca tworzy produkt specjalnie na potrzeby zamawiającego, a otrzymane wynagrodzenie zrekompensuje mu brak możliwości korzystania z niego w przyszłości, to nie ma przeszkód by przeniósł on na zamawiającego autorskie prawa majątkowe. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: